Marchio di fatto: l'estinzione per non uso esclude la tutela cautelare

Il marchio non registrato — comunemente noto come marchio di fatto — è tutelato non in forza del Codice della Proprietà Industriale, bensì attraverso le norme sulla concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.). La tutela presuppone perciò che il segno sia in uso, che goda di una propria notorietà tra i consumatori e che esista un rapporto concorrenziale attuale fra chi agisce in giudizio e chi è chiamato a rispondere. Se l'attore ha cessato da anni l'attività d'impresa, il diritto sul marchio si avvia all'estinzione e ogni domanda inibitoria, anche in via d'urgenza, è destinata al rigetto. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli — Sezione Specializzata in Materia di Impresa — in un'ordinanza cautelare di maggio 2026, ottenuta dallo Studio Legale Iodice a difesa della società resistente.

Il caso

Lo Studio Legale Iodice ha assistito una società campana operante quale fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) in Regione Campania. Anni prima, la società poi attrice nel giudizio cautelare le aveva ceduto l'intero pacchetto di titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività televisiva su un determinato numero LCN del digitale terrestre, conservando in via convenzionale la titolarità di alcuni segni distintivi storicamente associati alla propria emittente. La cessione era avvenuta nel 2023; da allora la cedente aveva integralmente cessato l'attività televisiva.

A distanza di tre anni dalla cessione, la cedente ha proposto ricorso cautelare ex artt. 700 e 669 ter c.p.c. e 124 e 131 del Codice della Proprietà Industriale chiedendo:

• l'accertamento sommario della titolarità esclusiva del proprio marchio di fatto;
• l'inibitoria immediata dell'uso del segno da parte della società assistita, sia sul canale televisivo sia su ogni altro mezzo di comunicazione (sito web, social, materiale promozionale, sigle, grafiche, EPG);
• l'ordine di modifica della denominazione del palinsesto FSMA presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e presso l'AGCOM;
• la fissazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo;
• la fissazione del termine ex art. 669 octies c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito teso alla risoluzione del contratto di cessione.

La difesa della società resistente ha contestato in radice i presupposti della tutela cautelare invocata, eccependo l'inapplicabilità al marchio di fatto del regime dell'art. 20 CPI (riservato al marchio registrato), l'estinzione del diritto sul segno per non uso protratto, la carenza del periculum in mora, l'assenza di un rapporto concorrenziale attuale fra le parti e la genericità delle allegazioni in tema di concorrenza sleale.

Il principio affermato

Il Tribunale ha aderito integralmente alla ricostruzione difensiva, valorizzando alcuni capisaldi della disciplina del marchio non registrato:

1. La tutela del marchio di fatto passa per l'art. 2598 c.c., non per l'art. 20 CPI

Nel Codice della Proprietà Industriale non esiste una norma che disciplini il marchio di fatto in sé, al di fuori dei suoi rapporti con un marchio successivo registrato. Le misure di tutela degli artt. 124 e 131 CPI sono applicabili a tutti i diritti di proprietà industriale, ma per individuare i fatti costitutivi del diritto sul marchio non registrato — e i presupposti della relativa tutela — occorre fare riferimento alla disciplina della concorrenza sleale, segnatamente all'art. 2598 n. 1 c.c., che vieta a chiunque di usare «nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri».

Ne consegue una conclusione "singolare" per chi agisce sostenendo l'autonomia della propria causa petendi rispetto alla concorrenza sleale: senza la disciplina dell'art. 2598 c.c., il marchio di fatto resterebbe senza una vera e propria tutela sostanziale.

2. L'uso effettivo è elemento costitutivo del diritto: senza uso, il segno si estingue

Il marchio non registrato è tutelato se — e fin tanto che — è in concreto idoneo a distinguere i prodotti o l'attività di un imprenditore da quelli di un altro. La capacità distintiva non è dato astratto: discende dall'effettiva presenza del segno sul mercato e dal suo uso da parte dell'impresa. Con la cessazione dell'uso, il diritto sul marchio di fatto si avvia all'estinzione, da consumarsi «dopo un periodo di tempo idoneo a far ritenere che il mercato si sia scordato del segno e della sua attinenza ad una specifica origine dei prodotti o servizi contrassegnati» (così già Corte d'Appello di Roma 18 aprile 2023, n. 2788; Trib. Milano 20 maggio 2021).

3. Senza rapporto concorrenziale, manca un presupposto della tutela

Poiché la tutela del marchio di fatto è agganciata alla concorrenza sleale, è sempre necessaria l'esistenza di un rapporto di concorrenza attuale tra chi agisce a tutela del segno e chi lo avrebbe (in tesi) contraffatto (Cass., sez. VI, 15 dicembre 2021, n. 40166). Se l'attore non opera più sul mercato di riferimento, il rischio di confondibilità tra i servizi non può sussistere e con esso viene meno uno dei presupposti dell'azione.

L'esito

Calati questi principi nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che la cedente non utilizzava più il marchio di fatto da circa tre anni, come emerso pacificamente dagli atti e dai bilanci 2023–2025. Tre anni di silenzio sono stati ritenuti sufficienti a estinguere la capacità distintiva del segno, posto che «nel pubblico dei consumatori esso non è più associato all'imprenditore che in precedenza lo utilizzava». Né l'attrice aveva fornito alcun elemento sull'effettiva diffusione del marchio nel periodo antecedente alla cessione, restando ignota la sua reale capacità distintiva e il suo radicamento nel mercato di riferimento.

Identico esito sul versante del periculum in mora: avendo l'attrice cessato integralmente l'attività televisiva, non vi era né sviamento di clientela, né annacquamento del segno, né rischio di confusione tra prodotti o servizi, né erosione di ricavi pubblicitari, né compromissione dell'immagine commerciale.

Il Tribunale ha quindi concluso per il rigetto integrale del ricorso cautelare, ritenendo prive di rilievo, in sede cautelare, anche le pattuizioni contrattuali invocate in punto di ridenominazione del canale televisivo, sia perché l'inibitoria era stata richiesta in base al CPI e non al contratto, sia perché la stessa attrice aveva preannunciato un'azione di merito volta alla risoluzione del contratto stesso.

Considerazioni pratiche

L'ordinanza riassume, in forma quasi didattica, alcuni punti che meritano di essere tenuti presenti ogni volta che ci si trovi a gestire un marchio non registrato, soprattutto nel contesto di operazioni di cessione di azienda o di ramo d'azienda:

• il marchio di fatto non gode di una tutela "autonoma" come quello registrato: senza la disciplina della concorrenza sleale resta privo di una vera causa petendi;
• chi ha ceduto i titoli per l'esercizio di un'attività e ha cessato di operare sul mercato non può, dopo anni, rivendicare la titolarità di un segno che il pubblico ha ormai associato a un nuovo operatore;
• la valutazione dell'estinzione per non uso è sganciata dalla decadenza ex art. 24 CPI (riservata al marchio registrato) e si misura sulla "memoria" del mercato, dunque su un dato eminentemente fattuale;
• nella tutela d'urgenza, l'assenza del rapporto concorrenziale e del rischio confusorio attuale priva l'azione di un suo presupposto strutturale: il rigetto del ricorso diventa, a quel punto, fisiologico.

Per chi opera nei settori a forte componente di segni distintivi — broadcasting, editoria, servizi digitali — la lezione è duplice: documentare l'uso effettivo del marchio è la migliore garanzia della sua sopravvivenza; e, di converso, mappare con cura i segni acquisiti con un'operazione di cessione consente di consolidare nel tempo una posizione che il diritto è disposto a riconoscere e proteggere, anche in assenza di registrazione formale.

Domande frequenti

Che cos'è un marchio di fatto e in base a quale norma è tutelato?

Il marchio di fatto è un segno distintivo usato senza registrazione. Non è tutelato dal Codice della Proprietà Industriale in sé, bensì attraverso le norme sulla concorrenza sleale confusoria, in particolare l'art. 2598 n. 1 c.c., che vieta l'uso di segni idonei a creare confusione con quelli legittimamente usati da altri.

Un marchio di fatto che non viene più usato si può ancora difendere?

No. L'uso effettivo è elemento costitutivo del diritto: con la cessazione dell'uso, il marchio di fatto si avvia all'estinzione, che si consuma dopo un periodo idoneo a far ritenere che il mercato si sia "scordato" del segno e della sua attinenza a una specifica origine dei prodotti o servizi.

Serve un rapporto di concorrenza tra le parti per ottenere la tutela?

Sì. Poiché la tutela del marchio di fatto è agganciata alla concorrenza sleale, occorre un rapporto di concorrenza attuale tra chi agisce e chi avrebbe contraffatto il segno. Se l'attore non opera più sul mercato di riferimento, viene meno il rischio di confondibilità e con esso un presupposto dell'azione.

Perché il ricorso cautelare d'urgenza è stato rigettato?

Perché possono mancare sia il fumus sia il periculum in mora: se il marchio è caduto in disuso e il titolare ha cessato l'attività, non vi è sviamento di clientela, annacquamento del segno né rischio di confusione, e la domanda cautelare va rigettata.

L'estinzione per non uso del marchio di fatto è la stessa cosa della decadenza del marchio registrato?

No. La decadenza per non uso ex art. 24 CPI riguarda il marchio registrato. Per il marchio di fatto la valutazione è diversa: si misura sulla "memoria" del mercato, cioè sul dato fattuale se il pubblico associ ancora il segno a quell'imprenditore. Da qui l'importanza, in operazioni di cessione, di documentare l'uso effettivo del marchio.

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